IP law

Cerchiamo a questo punto di ricostruire la vicenda e il ragionamento seguito dal Tribunale europeo, che ha negato il riconoscimento del marchio limitatamente al paese tedesco ed in riferimento ai prodotti venduti dalla azienda tedesca rientranti nella classe di Nizza n. 16 (penne, matite, quaderni ecc.)[1].

Occorre dapprima chiarire come, ad oggi, sia possibile offrire tutela al marchio sotto tre diversi e complementari ambiti, ossia a livello nazionale, comunitario e internazionale[2]. L’AC Milan ha presentato nel febbraio del 2017 una domanda di deposito internazionale all’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) chiedendone la protezione in ambito europeo, rilevando dunque a tutti gli effetti come una domanda di registrazione di marchio comunitario, con applicazione della relativa disciplina: a norma degli artt. 36 ss. del RMUE[3], l’EUIPO ha effettuato un primo esame formale ed una seconda analisi circa l’assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione^[4], conclusosi positivamente.

Successivamente si è effettuata la ricerca di anteriorità da parte di ogni Ufficio nazionale e quello tedesco, nella relazione trasmessa all’EUIPO, ha individuato la presenza del marchio “Milan” dell’azienda operante in Germania: è a questo punto che l’azienda tedesca, ricevuta la comunicazione di pubblicazione della domanda di marchio, in base alla disciplina europea, ha potuto presentare opposizione[5] dinanzi alla Divisione Opposizione dell’EUIPO.

In base all’art. 42, comma 2, l’azienda tedesca è stata chiamata dapprima a dimostrare che di aver “seriamente utilizzato” il suo marchio per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato (pena la decadenza, ai soli fine dell’opposizione, per non uso in caso di mancata prova e dunque contestuale rigetto dell’opposizione^[6]). Ed infatti, in sede di deposito, il depositante deve indicare in relazione a quali classi di Nizza intende accordare la protezione, non potendosi mai accordare protezione giuridica ad un marchio in astratto.

L’AC Milan ha richiesto la protezione del marchio in relazione a diverse classi, compresa quella oggetto di opposizione, ossia la n. 16: ciò vuol dire che l’azienda tedesca non ha inteso (né avrebbe potuto) inibire l’intera portata del marchio “AC Milan” in Germania, ma si è voluta tutelare esclusivamente in riferimento alla classe merceologica di riferimento, i cui prodotti risultano essere oggetto della propria attività di impresa, ossia la produzione di quaderni, penne ecc. a marchio “Milan”, in quanto la concessione in favore dell’AC Milan della possibilità di commercializzare quei prodotti in Germania avrebbe potuto provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

A tal proposito, il Tribunale UE non ha condiviso la posizione del club meneghino in riferimento al fatto che il marchio “AC Milan” gode già di notorietà in Germania in virtù della sua storia in ambito calcistico, ma, al contrario, ha correttamente osservato che la notorietà del marchio è da tenere in considerazione solo laddove si trovi in un rapporto di anteriorità rispetto al marchio di cui si chiede la registrazione, non il contrario[7].

Ed inoltre il Tribunale ha statuito che nemmeno la presenza di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello nel marchio tedesco possa contribuire a dissolvere ogni elemento di confusione, stante l’elevata somiglianza sul piano fonetico, e la non dominanza a livello distintivo dell’elemento figurativo rispetto a quello denominativo.

A questo punto residua per il club di Milano solo un’ultima possibilità di ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ma è opportuno che il club valuti attentamente quanto convenga procedere in tal senso, dal momento che la pronuncia del Tribunale UE non preclude in toto la registrazione del marchio, potendosi infatti procedere con singoli depositi nazionali negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento, così come anche in Germania, con la sola esclusione dei prodotti ricompresi nella classe merceologica n. 16. Nulla impedirà dunque al club rossonero di continuare con le attività di merchandising anche in Germania, ma è certo che non sarà accordata tutela in riferimento a matite, penne e quaderni con logo “AC Milan”.

[1] La classificazione merceologica di Nizza è un elenco di classi di prodotti e/o servizi (45 in totale) tra loro omogenei, con valenza internazionale, e serve a tutelare il marchio in relazione alle classi indicate in sede di domanda.

[2] Si sottolinea in particolare la fungibilità tra i diversi depositi, in quanto la presentazione di una domanda di registrazione nazionale o comunitaria non preclude di certo il fatto che il depositante possa, al momento stesso del deposito ma anche successivamente, richiedere un’estensione della protezione in ambito internazionale; allo stesso modo è possibile richiedere l’estensione in ambito internazionale per un marchio comunitario. Il marchio internazionale, allora, non costituisce un marchio distinto da quello nazionale o comunitario, ma è una mera estensione che opera nei confronti di tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni che regolano la disciplina del marchio internazionale.

[3] Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.

[4] L’RMUE distingue tra impedimenti “assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli “relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno, per la presenza di anteriorità invalidanti. “Marchio dell'Unione Europea”, in www.inpatandlaw.com.

[5] In base all’art. 41 RMUE, i soggetti autorizzati che si sentano lesi dalla domanda, in quanto ritengano che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto violi un loro diritto, possono presentare opposizione, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, in forma scritta e deve essere motivata. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso davanti alla Commissione di ricorso dell’Ufficio.

[6] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, VII, 312.

[7] Ed infatti, in base all’articolo 5, comma 3, a), Direttiva UE 2015/2436, “Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore … quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà … nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

Contributo a cura del dott. Riccardo Ianni.