Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo

Perché il Milan non ha potuto registrare il suo marchio europeo 


È di qualche giorno fa la notizia, all’apparenza surreale, del mancato riconoscimento della registrazione del marchio “AC Milan” in ambito europeo, in quanto risulterebbe “confusorio” in virtù della precedente registrazione, nel 1988, di un analogo marchio (per l’appunto “Milan”), depositato da una azienda di nazionalità tedesca, la InterES (il cui nome rende la cosa ancora più paradossale), che vende articoli di cancelleria quali penne, matite e quaderni.

 

Cerchiamo a questo punto di ricostruire la vicenda e il ragionamento seguito dal Tribunale europeo, che ha negato il riconoscimento del marchio limitatamente al paese tedesco ed in riferimento ai prodotti venduti dalla azienda tedesca rientranti nella classe di Nizza n. 16 (penne, matite, quaderni ecc.)[1].

 

Occorre dapprima chiarire come, ad oggi, sia possibile offrire tutela al marchio sotto tre diversi e complementari ambiti, ossia a livello nazionale, comunitario e internazionale[2]. L’AC Milan ha presentato nel febbraio del 2017 una domanda di deposito internazionale all’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) chiedendone la protezione in ambito europeo, rilevando dunque a tutti gli effetti come una domanda di registrazione di marchio comunitario, con applicazione della relativa disciplina: a norma degli artt. 36 ss. del RMUE[3], l’EUIPO ha effettuato un primo esame formale ed una seconda analisi circa l’assenza degli impedimenti assoluti alla registrazione[4], conclusosi positivamente.

 

Successivamente si è effettuata la ricerca di anteriorità da parte di ogni Ufficio nazionale e quello tedesco, nella relazione trasmessa all’EUIPO, ha individuato la presenza del marchio “Milan” dell’azienda operante in Germania: è a questo punto che l’azienda tedesca, ricevuta la comunicazione di pubblicazione della domanda di marchio, in base alla disciplina europea, ha potuto presentare opposizione[5] dinanzi alla Divisione Opposizione dell’EUIPO.

In base all’art. 42, comma 2, l’azienda tedesca è stata chiamata dapprima a dimostrare che di aver “seriamente utilizzato” il suo marchio per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato (pena la decadenza, ai soli fine dell’opposizione, per non uso in caso di mancata prova e dunque contestuale rigetto dell’opposizione[6]). Ed infatti, in sede di deposito, il depositante deve indicare in relazione a quali classi di Nizza intende accordare la protezione, non potendosi mai accordare protezione giuridica ad un marchio in astratto.

 

L’AC Milan ha richiesto la protezione del marchio in relazione a diverse classi, compresa quella oggetto di opposizione, ossia la n. 16: ciò vuol dire che l’azienda tedesca non ha inteso (né avrebbe potuto) inibire l’intera portata del marchio “AC Milan” in Germania, ma si è voluta tutelare esclusivamente in riferimento alla classe merceologica di riferimento, i cui prodotti risultano essere oggetto della propria attività di impresa, ossia la produzione di quaderni, penne ecc. a marchio “Milan”, in quanto la concessione in favore dell’AC Milan della possibilità di commercializzare quei prodotti in Germania avrebbe potuto provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

 

A tal proposito, il Tribunale UE non ha condiviso la posizione del club meneghino in riferimento al fatto che il marchio “AC Milan” gode già di notorietà in Germania in virtù della sua storia in ambito calcistico, ma, al contrario, ha correttamente osservato che la notorietà del marchio è da tenere in considerazione solo laddove si trovi in un rapporto di anteriorità rispetto al marchio di cui si chiede la registrazione, non il contrario[7].

Ed inoltre il Tribunale ha statuito che nemmeno la presenza di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello nel marchio tedesco possa contribuire a dissolvere ogni elemento di confusione, stante l’elevata somiglianza sul piano fonetico, e la non dominanza a livello distintivo dell’elemento figurativo rispetto a quello denominativo.

 

A questo punto residua per il club di Milano solo un’ultima possibilità di ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ma è opportuno che il club valuti attentamente quanto convenga procedere in tal senso, dal momento che la pronuncia del Tribunale UE non preclude in toto la registrazione del marchio, potendosi infatti procedere con singoli depositi nazionali negli altri Stati in cui non sussiste questo impedimento, così come anche in Germania, con la sola esclusione dei prodotti ricompresi nella classe merceologica n. 16. Nulla impedirà dunque al club rossonero di continuare con le attività di merchandising anche in Germania, ma è certo che non sarà accordata tutela in riferimento a matite, penne e quaderni con logo “AC Milan”.

 

[1] La classificazione merceologica di Nizza è un elenco di classi di prodotti e/o servizi (45 in totale) tra loro omogenei, con valenza internazionale, e serve a tutelare il marchio in relazione alle classi indicate in sede di domanda.

[2] Si sottolinea in particolare la fungibilità tra i diversi depositi, in quanto la presentazione di una domanda di registrazione nazionale o comunitaria non preclude di certo il fatto che il depositante possa, al momento stesso del deposito ma anche successivamente, richiedere un’estensione della protezione in ambito internazionale; allo stesso modo è possibile richiedere l’estensione in ambito internazionale per un marchio comunitario. Il marchio internazionale, allora, non costituisce un marchio distinto da quello nazionale o comunitario, ma è una mera estensione che opera nei confronti di tutti gli Stati aderenti alle Convenzioni che regolano la disciplina del marchio internazionale.

[3] Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.

[4] L’RMUE distingue tra impedimenti “assoluti” alla registrazione (il principale dei quali è costituito dalla mancanza di carattere distintivo) da quelli “relativi” che consistono, invece, nella mancanza di novità del segno, per la presenza di anteriorità invalidanti. “Marchio dell'Unione Europea”, in www.inpatandlaw.com.

[5] In base all’art. 41 RMUE, i soggetti autorizzati che si sentano lesi dalla domanda, in quanto ritengano che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto violi un loro diritto, possono presentare opposizione, entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, in forma scritta e deve essere motivata. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso davanti alla Commissione di ricorso dell’Ufficio.

[6] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, VII, 312.

[7] Ed infatti, in base all’articolo 5, comma 3, a), Direttiva UE 2015/2436, “Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile ad un marchio d’impresa anteriore … quando il marchio d’impresa anteriore gode di notorietà … nell’Unione e l’uso del marchio d’impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.

 

 

Contributo a cura del dott. Riccardo Ianni.


L’importanza del requisito della descrizione nella domanda di brevetto

L’importanza del requisito della descrizione nella domanda di brevetto


L’art. 76 del codice della proprietà industriale contiene un elenco di ipotesi per le quali il brevetto può essere dichiarato nullo, tra cui è ricompresa ad esempio la carenza dei ben noti requisiti di novità, originalità, industrialità e liceità.

Secondo la lettera b del comma 1 dell’articolo, il brevetto è inoltre nullo se “l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla[1].

Secondo una costante giurisprudenza[2], il testo è da intendersi nel senso che il tecnico del ramo deve poter attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni[3], non essendo configurabile un intervento successivo del ctu o un’integrazione postuma dello stesso inventore.

Assodato ciò, occorre prendere nota dell’atteggiamento piuttosto rigoroso mostrato dalla giurisprudenza sul punto, che, differentemente da quanto si possa immaginare, si è assestata su un’interpretazione piuttosto formalistica del comma: invero, è possibile osservare come numerose domande siano state respinte perché ritenute carenti sotto il lato descrittivo, non solo in quanto il giudice riteneva che, seguendo la lettera dell’articolo, l’esperto del ramo non fosse in grado di attuare l’invenzione, ma anche laddove il brevetto difettasse della precipua indicazione del problema che si intendesse risolvere o delle specifiche modalità utilizzate[4].

In contrapposizione a quanto sinora prospettato, una certa dottrina, valorizzando l’aspetto sostanziale[5] (ossia il fatto che il brevetto possegga, di fatto, i requisiti di brevettabilità), sembra assumere una posizione senz’altro più aderente al testo della norma e, di conseguenza, più vicina alle legittime aspettative del richiedente, relegando l’aspetto descrittivo ad un mero elemento di contorno e di completamento del dato materiale (che è costituito invece dalla sua oggettiva apprezzabilità-utilità[6]), evitando così il rischio di confondere “l’esigenza che l’invenzione sia nuova e originale con l’esigenza che il brevetto spieghi per quali motivi essa lo sarebbe”[7].

Sebbene condivisibile, la suddetta presa di posizione non sempre ha fatto breccia in sede giudiziale[8]: al contrario, spesso i giudici, in sede di valutazione, si sono spinti anche oltre ritenendo che la suddetta carenza descrittiva potesse riflettersi negativamente anche su un altro requisito, ossia quello della novità. Ed infatti, a loro avviso, non potendosi addivenire ad una corretta qualificazione del trovato a causa della non perfetta descrizione, risultava poi in concreto anche difficile rilevarne l’apporto innovativo.

Al contrario, occorre constatare come una rilevata carenza sul lato descrittivo, così come inteso dalla giurisprudenza, si sia anzi riverberata negativamente sul requisito sostanziale della novità[9], rendendo dunque il brevetto carente anche sotto tale profilo, in quanto la descrizione non permetteva di addivenire alla corretta qualificazione dell’apporto in termini innovativi del trovato.

È bene dunque, in fase di redazione della domanda, apprestare le premure del caso ai fini di una puntuale ed esaustiva descrizione del brevetto, anche a rischio di risultare ridondanti, ma pur sempre efficaci.

 

 

[1] Con persona esperta si intende far riferimento al ctu a tal fine delegato in sede di valutazione del brevetto;

[2] Trib. Bologna, 3-3-2010, in Riv. Dir. Ind. 2010, IV, 305 ss; v. anche Cass. 4-11-2009, n. 23414; Trib. Milano 8-12-2008, ivi, 2009, 221; Trib. Milano 5-7-2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4884; App. Milano 25-6-2002, ivi, 4504: Trib. Torino 24-5-2001, ivi, 4294; contra Trib. Milano 23-9-2003, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4592

[3] Trib. Milano, 8-5-2015 n. 5846; Cass. 23414/2009;

[4] Cass. 4-11-2009, n. 23414; Trib. Milano 5-07-2005, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4884; App. Milano 25-6-2002, ivi, 4504; Trib. Torino 24-5-2001, ivi, 4294;

[5] I. M. Prado, Invalidità del brevetto per mancata individuazione del problema tecnico, in Riv. Dir. Ind. 2010, IV, 316 ss..; v. anche nota 5: Cartella, L’implementazione della domanda di brevetto tra vecchie e nuove norme, ivi, 2010, 113 e ss; Franzosi, in Riv. dir. ind., 2001, I, 65, «Un’invenzione è descritta in maniera sufficiente anche se tutti i dettagli tecnici non sono espressi, se l’esperto è in grado di completare la descrizione con la propria preparazione tecnica (la conoscenza generale - common general knowledge - di cui dispone l’esperto dello specifico settore della tecnologia), e di riprodurre l’invenzione senza eccessivo sforzo»;

[6] Coerentemente con la funzione tipica dell’istituto brevettuale di promozione dello sviluppo scientifico e tecnico, la dottrina ritiene preferibile una visione sostanziale, considerando brevettabile il trovato laddove sia in grado di raggiungere il proprio scopo, al di là di meri formalismi;

[7] I. M. Prado, ibidem, “ciò che si richiede è che l’invenzione sia brevettabile, cioè che possegga i requisiti di validità: ma non cessa di possederli giusto perché non “dice” ovvero non “spiega” che li possiede”.

[8] Cass. 22-11-2010, n. 23592; Cass., 23414/2009; Cass., 8510/2008; Cass., 8735/1998; v. anche Trib. Bologna, 14664/2010, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: in considerazione dei principi sottesi all’istituto brevettuale, in un’ottica di contemperamento della finalità del progresso scientifico e della libera fruizione da parte dei consociati con il diritto di proprietà industriale vantato dal titolare, legittimato al suo sfruttamento in via esclusiva, la descrizione svolge una funzione apprezzabile sia sotto un profilo prettamente tecnico-inventivo, sia, conseguentemente, divulgativo. Ergo, una carenza di descrizione nel titolo non può essere superata neppure quando il ctu ravvisi in concreto i requisiti sostanziali di una valida invenzione;

[9] v. in tal senso anche App., 1677/2005: nel caso di specie, la descrizione era caratterizzata “da una non sufficiente esplicazione in punto di illustrazione della novità anche intrinseca del trovato”. Detta carenza non rende neppure percepibile in concreto l’esistenza o meno della novità intrinseca del trovato”.

 

Contributo a cura del Dott. Riccardo Ianni.


La contraffazione del brevetto nelle additive manufacturing - Pubblicazione di Francesco Pavia

La contraffazione del brevetto nelle additive manufacturing - Pubblicazione di Francesco Pavia


È stato pubblicato un interessante approfondimento del nostro Junior Partner Dott. Francesco Pavia sul tema della contraffazione brevettuale.

 

Da qualche anno a questa parte, le tecnologie per stampa 3D hanno contribuito alla realizzazione tridimensionale di formati a base digitale sviluppati tramite software CAD.

 

Tradizionalmente l’utilizzo dell’additive manufacturing trovava spazio all’interno dell’industria per la riproduzione di prototipi.

 

Questa tecnologia, infatti, oltre a facilitare la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, è poco dispendiosa ed è in grado di essere applicata in vari settori della produzione. Oggi questo tipo di tecnologia, oltre a generare nuove riflessioni giuridiche, ha trovato ulteriore mercato: si è passati da una utilizzazione industriale a un tipo di uso domestico che quindi arriva a coinvolgere direttamente i consumatori finali.

 

L'articolo - reperibile sulla rivista Mondodiritto - affronta nel dettaglio queste tematiche, fornendo uno strumento valutativo significativo per l'interprete.


Convegno: "The Italian Incentives scenario: an outlook on key legal problems”

Convegno: "The Italian Incentives scenario: an outlook on key legal problems”


Il giorno 22 settembre presso l'aula magna dell'Università "Niccolò Cusano" si è tenuto il primo convegno di Studio Industria.

La giornata si è rivelata un'interessante momento di studio e approfondimento di tematiche di grande attualità riguardanti il sistema di incentivazione e agevolazione industriale.

Il seminario ha visto la partecipazione di importanti realtà industriali che sicuramente faranno da stimolo per la realizzazione di altri importanti convegni futuri.

Si ringrazia:

  • L'Università "Niccolò Cusano", nella persona del rettore il prof. Fabio Fortuna;
  • Le società patrocinanti: Assoesco, vicepresidente Ing. Antonio Ciccarelli; Federesco, presidente Ing. Claudio G. Ferrari; Agamm, presidente prof. avv. Paolo Clarizia;
  • I relatori intevenuti: il prof. avv. Paolo Clarizia, il prof. avv. Maurizio Arena, l'avv. Pietro Pulsoni e l'avv. Francesco Minazzi.
  • Il moderatore dell'intervento il prof. avv. andrea Tatafiore, partner di Studio Industria.


Corso di “Diritto d’Autore e delle Multimedialità”

Corso di “Diritto d’Autore e delle Multimedialità”


Corso di “Diritto d’Autore e delle Multimedialità”- Il giorno 21 settembre 2015 sono iniziate presso l’Università di Teramo – Facoltà di Giurisprudenza – le lezioni tenute dal Prof. Avv. Andrea Tatafiore. Il corso terminerà il 17.01.2016.

Per ogni informazione agli studenti:

http://www.unite.it